Wie an dieser Stelle am 8. Januar 2021 berichtet, hatte der Bundesgerichtshof (BGH) im Jahr 2020 mehrfach Gelegenheit zum Rechtsschutzinteresse nach Ablauf der Patentlaufzeit Stellung zu nehmen.
Dass der BGH keine zu hohen Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse einer Nichtigkeitsklage auch nach Ablauf des Streitpatentes stellt, wurde zwischenzeitlich in einer weiteren Entscheidung im Frühjahr 2021 bestätigt (Urteil v. 26. Januar 2021, Az. X ZR 24/19 (BPatG)).
Im zugrundeliegenden Fall war das Streitpatent zwischen den Instanzen durch Zeitablauf erloschen.
Während das Bundespatentgericht (BPatG) das Streitpatent vollumfänglich für nichtig erklärt hat, änderte der BGH das Urteil auf die Berufung der Beklagten ab und hielt das Streitpatent überwiegend aufrecht.
Die Zulässigkeit der Klage bejahte der BGH trotz Erlöschen des Streitpatents durch Zeitablauf. Das erforderliche Rechtsschutzinteresse ergäbe sich daraus, dass der Nichtigkeitskläger Anlass zur Befürchtung habe, er könne trotz Ablaufs des Patents wegen zurückliegender Handlungen Ansprüchen aus dem Patent ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse könne daher nur dann nicht angenommen werde, wenn eine Inanspruchnahme durch den Patentinhaber ernstlich nicht in Betracht komme (so bereits BGH, Beschl. v. 13. Juli 202, Az. X ZR 90/18 – Signalübertragungssystem, sowie Urteil v. 22. September 2020, Az. X ZR 172/18 – Truvada)
Ob im vorliegenden Fall die Sorge einer Inanspruchnahme aufgrund eines durch eine Lizenznehmerin des Streitpatents gestellten (aus formellen Gründen erfolglosen) Besichtigungsantrags hierzu ausreicht, ließ der BGH offen. Für die Annahme einer ausreichenden Besorgnis der Inanspruchnahme und mithin eines Rechtsschutzinteresses reichte dem BGH stattdessen die Erklärung der Patentinhaberin nach Abschluss des Besichtigungsverfahrens und nach Ablauf des Streitpatents weiterhin gewillt zu sein, alle IP-Rechte in Bezug auf das streitgegenständliche Produkt zu verteidigen.
Die Entscheidung bestätigt erneut die eher geringen Anforderungen, die der BGH an das Rechtsschutzinteresse für eine Nichtigkeitsklage auch nach Ablauf des Streitpatents stellt. Ob der Aufwand eines zeit- und kostenintensiven Nichtigkeitsverfahrens jedoch auch nach Ablauf des Streitpatents für einen vermeintlichen Verletzer gerechtfertigt ist, kann nicht allgemein bejaht werden und sollte stets durch gründliche Abwägung der Vor- und Nachteile im Einzelfall entschieden werden.
